商標権侵害の警告書が来たら、どう対処する?

警告書は突然に

あなたは、商標権侵害の警告書なんて、身近な話ではないと思っていませんか?

しかし、実際には、事業をされている方ならば、誰の身にも起こり得ることなのです。

もし、あなたが、お店や会社を経営していて、他社から商標権侵害の警告書が来た場合、どのようにすればよいのでしょうか。

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回答期限

通常、警告書には、警告者側が設定した回答期限が設けられています。

回答期限に法的根拠があるわけではありません。しかし、相手方への印象を悪くしないためにも、まずは、期限内に回答できそうか否かを、早期に検討するのがよいでしょう。それが難しそうなら、回答期限の延長と回答日を伝えます。

警告書に対しては、相手方に何らかの応答をして、こちらの意向を伝える必要があります。何もせず放っておくのは、よくありません。

 

検討すべき事項

多くの商標権侵害の警告書には、製造・販売する商品や、サービスの提供を中止するように書かれています。

したがって、初めて警告書を受け取った方は、驚いてしまい「すぐに使用を中止しなければ」と思ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、警告書が来た場合、使用を中止する前に、検討すべき点は多々あります。

例えば、

(1)商標が類似しているか

(2)商品・役務(サービス)が類似しているか

(3)相手方の権利が有効に存続しているか

(4)相手方が商標権を行使できる者であるか否か

(5)商標権に無効理由はないか

(6)不使用取消審判が可能か否か

(7)先使用権を主張できないか

(8)継続的使用権が主張できないか

などです。

これらを検討した上で、適切な対応をする必要があります。

相手の主張に理由がある場合

検討した結果、相手方の警告書の内容が妥当であると認められる場合は、製造・販売の中止等を検討しなければなりません。

警告者との関係によっては、ライセンスの許諾を受けることや、商標権の譲渡を受けること等も考え得るでしょう。

ご依頼/お問い合わせ

商標の類否判断や、無効理由の検討は、一般の方には難しいと思います。

商標権の侵害の警告書が来て、お困りの際は、ぜひ、弊所まで、お気軽にご相談ください。

お問い合わせのみで費用が発生することはございません。

 

商標のアサインバックとは

 

米国、カナダ、オーストラリア等の諸外国では、「コンセント制度」が導入されています。

 

「コンセント制度」とは、ある商標登録出願と類似する商標(以下、「引用商標」といいます。)があった場合に、当該引用商標の商標権者からの同意があれば、登録が認められる制度をいいます。

 

 

日本では、審査が長期化する、という理由により、「コンセント制度」は採用しておりません。

 

具体的に言いますと、たとえば、Aさんが商標「キャット」を出願し、特許庁よりBさんの先登録商標「スーパーキャット」と類似する旨の拒絶理由通知を受けたときに、Bさんから『Aさんは「キャット」を使ってもいいよ』、という同意を得たとしても、Aさんの拒絶理由は解消されないのです。
(なお、商標「キャット」と「スーパーキャット」、各商標の指定商品または指定役務は、それぞれ類似するものとしています。)

 

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このような日本の商標制度のもとで、AさんがBさんの同意を得ている場合に、登録を目指す一つの方法が「アサインバック」です。

 

「アサインバック」とは、Aさんが出願した商標「キャット」を、いったんBさんに譲渡し、登録となった後に、その権利を再度Aさんに譲渡する、というやり方です。

 

しかし、この「アサインバック」には、手続きが煩雑になる、費用が割高になる、外国にあまり例のない制度で国際調和に欠ける、そもそも商標法第3条第1項柱書に規定する「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」に該当せず、拒絶・無効理由に該当する可能性がある、などの問題があります。

 

 

このような問題を解決するため、日本においても、将来、コンセント制度が導入される可能性があると思います。

審査もより柔軟なものとなり、登録される商標の幅も広がることでしょう。

ただし、客観的に、出所の混同が生じないように手当する必要はあると思います。

 

登録異議申立の通知が来たら?

 

商標登録出願がされ、審査の結果、見事商標登録されても、登録異議申立がなされる場合があります。 

その趣旨は、商標登録に対する信頼を高める、という公益的な目的を達成するものです。

 したがって、登録異議申立は、何人も請求することができます。

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登録異議申立がなされると、異議申立書の副本が商標権者に送付されます。

 この間に、必要性があれば、異議申立理由について、反論する上申書の提出が可能です。

 一方、審理が進み、特許庁より取消理由通知がされた場合には、登録商標が取り消されようとしている段階であるため、商標権を維持するためには、意見書を提出する必要があります。

 

前記上申書や意見書には、異議申立書や取消理由通知に対し、商標登録を維持すべき理由を記載して主張することになります。

 しかし、単に異議申立理由や取消理由が妥当ではない、ということのみを述べても、説得力はありません。

 当該異議申立理由や取消理由に応じた、登録例や過去の審決例などを例にあげ、商標権を維持することに、合理的な理由があることを説明する必要があります。

  

弊所では、商標の登録番号、登録異議申立書の副本、取消理由通知(送付されている場合)をお送りいただければ、商標専門の弁理士が上申書・意見書案を、お見積書とともにお送りいたします。

商標登録異議申立書が特許庁より送付されてお困りの方は、ぜひ、弊所までご連絡ください。

 

 

ご依頼/お問い合わせ

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お気軽にご相談ください。

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~謹賀新年~

 

あけましておめでとうございます!

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昨年は格別 の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。

 

本年も、商標登録を中心とした、トータルブランドサポートを通じ、お客様にご満足頂けるサービスをご提供して参ります。

 

本年もどうぞ、アポロ商標特許事務所をよろしくお願いいたします。

 

 

弁理士 荒川 卓哉

今年一年、ありがとうございました!

あっという間に、今年1年も最後の日となりました。

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今年は独立という、自分の人生にとって大きな変化のある年でした。

始めはなかなか思った通りにいかないことも多く、苦労をしました。

しかし、そんな中でも、独立したからこその出会いも数多くあったことを、とても嬉しく思います。

 

今年一年、お世話になった方々に、心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

どうぞよい年をお迎えください。

 

弁理士 荒川 卓哉

ゆるキャラ(R)グランプリ優勝 「出世大名家康くん」の戦略

ゆるキャラ(R)グランプリ2015決定!

 

日本全国の「ゆるキャラ」(R)の人気を競う、「ゆるキャラグランプリ2015」が、静岡県浜松市で開催され、「出世大名家康くん」が優勝しました。

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ゆるキャラ(R)グランプリは、「インターネット投票」と、11月21~23日に行われた決選投票である「リアル投票」の合計投票数で決められました。

インターネット投票では、グランプリ候補だった愛媛県のキャラクター「みきゃん」も、このリアル投票が、家康くんのホームである浜松市で行われたため、最終的に抜かれてしまったようです。

 

 

グランプリの出世大名家康くんの戦略

 

ところで、家康くんが優勝した理由は、前述のような地の利を活かした、というものだけではありません。

その優勝の陰には、様々な戦略があったのです。

 

地元が一体となって投票への呼びかけ

 

まず、インターネット投票の内、最も一般的なメールアドレスを使用する投票方法は、当該アドレスでID登録し、そのIDでログインした上で、投票しなければなりません。投票も1日1投票に制限されています。

したがって、どうしても組織票が必要になってきます。このような状況の中、家康くんの地元、浜松市では、市が全面バックアップし、投票を呼びかけました。

 

 

ファンクラブの創設

 

家康くんにはファンクラブなるものが存在し、ファンクラブ会員でしか見られないコンテンツがあるのです。ファンになった人はしっかり囲い込み、逃さない作戦です。

内容は、パズルなどの遊べるコンテンツや、会員が参加して楽しめる参加型コンテンツなどがあります。

 

 

スケジュールの公表

 

さらに、こちらの出世大名家康くんのオフィシャルホームページを見ていただくとわかるのですが、家康くんのスケジュールが「出陣カレンダー」として、公開されています。

そこには、家康くんが散策している公園への出没時間帯や、参加するおまつりのスケージュールが誰でも見られるようになっており、そこに行けば家康くんに会える、というのがすぐにわかるのです。

このような地元の方々との触れ合いは非常に重要で、これが投票につながっていきます。

 

 

SNSでの交流

 

もちろん、SNSでの交流も欠かしません。

Twitterで今日のイベントでの様子を発信したり、家康くんに関するツイートをしてくれた人を地道にリツイートして、ファンを増やしています。

また、Facebook でも近況報告をし、既に家康くんに「いいね!」をしているファンにイベント情報をシェアしてもらうことで、ファンでない人へも家康くんの情報をリーチさせているのです。

 

 

多様なキャラクター戦略

 

ここでは、キャラクター戦略のほんの一部、家康くんがやっていた主なものだけをご紹介しました。

キャラクター戦国時代となった現代、この他にも、キャラクターが取り得る戦略は非常に多岐にわたります。

 

来年のゆるキャラ(R)グランプリを取りたい!と意気込んでいるキャラクターのみなさまは、ぜひこちらのメルマガをご購読ください!

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隔週刊 キャラクタージャーナル

 

 

【新しいタイプの商標】まとめ

初めての審査結果の公表

 

弊所ブログでは、これまで、各新しいタイプの商標について、紹介させていただきました。

 

  1.  色彩のみからなる商標
  2.  動き商標
  3.  ホログラム商標
  4.  音商標
  5.  位置商標

 

そして先日(2015年10月27日)、新しいタイプの商標の初めての審査結果が公表されました。

これを受けまして、新しいタイプの商標について、まとめてみたいと思います。

 

結果は、以下の通りです。

 

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(特許庁Webサイトより引用)

 

 

 

「色彩のみからなる商標」の登録のハードルの高さ

 

結果を見ますと、新しいタイプの商標のうち、4月1日の出願件数が一番多いのは、「色彩のみからなる商標」(192件)であり、「色彩のみからなる商標」への関心が高さが窺えますが、今般、登録査定となったものは、1件もありませんでした。

 

前記記事「【新しいタイプの商標】色彩のみからなる商標」の中でもご説明したとおり、色彩のみからなる商標は、通常使用されていなくても、使用され得る色であったり、模様や背景色として使用され得る色も登録することはできず、その登録のハードルは、非常に高いものです。

 

また、本記事掲載日(2015年11月5日)現在、本年4月1日に出願された「色彩のみからなる商標」の経過情報を数件見てみましたが、私が見た中では、出願後の経過情報は特に確認できませんでした。

 

したがって、「色彩のみからなる商標」については、慎重に審査がされているか、若しくは、経過情報には未だ反映されていないものの、既に拒絶理由通知書が出されていて、出願人に識別力を有することの証明を求めている可能性が高いものと推察されます。

 

「色彩のみからなる商標」の登録査定 第1号が待ち遠しいですね。

 

 

 

「動き商標」の登録率は高い

 

一方で、「動き商標」は、4月1日に出願されたものが32件、今般、登録査定となったものが16件で、高い登録率となっているようです。

 

実際に出願された動き商標を見てみると、既に図形商標として登録されている企業のロゴやキャラクターが動くようなものが多いことがわかります。

 

このような既に登録されている商標が動くものは、識別力も認められる可能性も高く、このような高い登録率になったものと思われます。

 

 

 

目立つ「ホログラム商標」の出願件数の少なさ

 

「ホログラム商標」の出願件数は、4月1日時点で、わずか3件と、他のタイプの商標に比べて、非常に少なくなっています。

 

実際の出願を見てみますと、クレジットカードサービスに用いられるホログラム商標が多いようです。

 

ホログラム自体があまり商品やサービスに使用されていないことから、出願件数も少ないものと思われます。

 

 

 

新しいタイプの商標は今後も増える?!

 

商標の最も重要な役割は、自他商品・役務を区別できる「識別力」であり、これが認められれば、「香りの商標」や「触感の商標」など、今後も新しいタイプの商標が出てくるかもしれませんね。

 

なお、弊所では、上記新しいタイプの商標、 「色彩のみからなる商標」、「動き商標」、「ホログラム商標」、「音商標」、「位置商標」の出願も承っております。

 

ぜひ、お気軽にご相談ください。

 

【新しいタイプの商標】 位置商標

特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号)により、商標法が改正され、これまで商標として登録できなかった新しいタイプの商標が、登録できるようになりました。

新しいタイプの商標は、色彩のみからなる商標、動き商標、ホログラム商標、音商標、位置商標の5つです。

本日は、その中から「位置商標」について、ご説明いたします。

 

 

位置商標とは

 

位置商標とは、文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標をいいます。

 

EUでの登録例として、靴底のかかと部分に、ピンク色の縞がひかれたものがあります。

登録番号:2319937

区分/指定商品: 第25類 「履物」

権利者:LLOYD Shoes GmbH

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位置商標の出願方法

 

さて、日本での位置商標の出願方法は、以下の通りです。

まず、願書の【商標登録を受けようとする商標】欄に、一又は異なる二以上の図又は写真により、商標登録を受けようとする商標に係る標章を実線で描き、その他の部分を破線で描く等により、標章及びそれを付する位置を特定するように記載します。

商標記載欄には、商標登録を受けようとする商標に係る標章 及び それを付する位置を特定するための線、点その他のものを記載することができます。

 

記載例

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(特許庁Webサイトより引用)

 

そして、商標記載欄の下には、【位置商標】と記載します。

【商標の詳細な説明】の欄には、位置商標を構成する標章(文字、図形等)の説明と、この標章を付する商品等における位置(部位の名称等)の具体的かつ明確な説明を記載します。

商標記載欄に、商標登録を受けようとする商標に係る標章 及び それを付する位置を特定するための線や点などを記載した場合は、その記載により、どのように標章及びそれを付する位置が特定されるのかも記載します。

 

 

位置商標の独自性

 

位置商標には、一般的に、それ自体では識別力を有しないような標章が、商品の一定の位置に付されることで、識別力を発揮するものが多いものといえます。

すなわち、位置商標は、その標章の付され方(位置)に特徴があり、他の商標とは性格を異にするものです。

その際立った特徴により、位置商標の出所表示機能は、他の商標と比べ、非常に強く発揮されることから、位置商標を取得すれば、非常に強力な顧客吸引力を有するものといえます。 

 

弊所では、このような新しいタイプの商標の出願も承っております。
ぜひ、お気軽にご相談ください。

 

【新しいタイプの商標】 音商標

特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号)により、商標法が改正され、これまで商標として登録できなかった新しいタイプの商標が、登録できるようになりました。

新しいタイプの商標は、色彩のみからなる商標、動き商標、ホログラム商標、音商標、位置商標の5つです。

本日は、その中から「音商標」について、ご説明いたします。

 

音商標とは

 

音商標とは、音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標のことをいいます。

例として、CMなどで使用されるサウンドロゴ、パソコンの起動音などが該当します。

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音商標の出願方法

 

音商標の出願方法は、以下の通りです。

まず、願書の【商標登録を受けようとする商標】の欄に、文字や五線譜等により記載します。

 

文字により記載する場合(例)

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(特許庁Webサイトより引用)

 

五線譜により記載する場合(例)

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(特許庁Webサイトより引用)

 

そして、その下に【音商標】である旨を記載します(【商標の詳細な説明】の欄は任意)。

最後に、【提出物件の目録】の欄を設け、【物件名】に「商標法第5条第4項の物件」と記載し、その音をMP3形式で記録したCD-RまたはDVD-Rを添付します。

 

 

音商標の重要性

 

本記事執筆時現在、「音商標」にチェックを入れて検索すると、278件ヒットします。

今年始まったばかりの新しい制度であるにもかかわらず、既に多くの企業が音商標を出願していることがわかります。

音商標は、CMなどで使用されると、その企業を表す音として、宣伝広告機能を発揮し、消費者の注目を集めやすく、企業もその重要性を認識しているものと考えられます。

今後、このような企業を代表する「音」は、著作権だけでなく、登録制で公報も発行される強い権利である、商標権で保護することが推奨されます。

サウンドロゴは、人気が出れば着メロなどにも展開できますし、益々その重要性は高まっていくことでしょう。

 

弊所では、このような新しいタイプの商標の出願も承っております。

ぜひ、お気軽にご相談ください。